Gabriel Dragomir

Înregistrare marcă. Distinctivitate

 

Dacă vrei ca investiția pentru protecția legală a brandului să fie rentabilă, primul lucru de care trebuie să ții cont atunci când formulezi cererea de înregistrare marcă este ca marca care urmează să fie inregistrată sa nu fie confudată sau asociată cu mărci anterior inregistrate. Pentru a fi aptă să indice consumatorului originea comercială a produselor sau a serviciilor protejate, marca solicitată trebuia să conțină caracteristici care să permită consumatorului să o memoreze cu ușurință. Deși nu ar fi necesar ca semnul să fie original sau fantezist, nu este mai puțin adevărat că acesta nu ar trebui să fie banal sau complet anodin. Concret, marca trebuie să fie distinctivă.

         1. Ce inseamnă distinctivitate

 

Distinctivitatea asigură acțiunea de ”atracție” asupra consumatorilor.  O marcă este atractivă pentru clientelă dacă prezintă o distinctivitate puternică deoarece consumatorul  identifica produsele sau serviciile desemnate de marcă prin perceția imaginii de ansamblu care predomină din punct de vedere vizual. Caracterul distinctiv al unei mărci în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 implică faptul că această marcă permite să  identifice produsul a cărui înregistrare a fost solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată și, așadar, să se distingă acel produs de cele provenite de la alte întreprinderi (Hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI, C‑456/01 P și C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punctul 34, și Hotărârea din 7 octombrie 2004, Mag Instrument/OAPI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punctul 29).

Potrivit unei jurisprudențe constante, mărcile considerate lipsite de carcater distinctiv sunt cele considerate inapte să îndeplinească funcția esențială a mărcii, și anume:  aceea de a identifica originea comercială a produsului sau a serviciului în cauză, pentru a permite astfel consumatorului care achiziționează produsul sau serviciul desemnat de marcă să facă aceeași alegere cu ocazia unei achiziționări ulterioare.  [Hotărârea din 16 septembrie 2004, SAT.1/OAPI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, punctul 23, Hotărârea din 15 septembrie 2005, BioID/OAPI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, punctul 60, și Hotărârea din 8 mai 2008, Eurohypo/OAPI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, punctul 56; a se vedea de asemenea Hotărârea din 13 aprilie 2011, Air France/OAPI (Formă de paralelogram), T‑159/10, nepublicată, EU:T:2011:176, punctul 13 și jurisprudența citată].

            2. Criterii de apreciere a distinctivității

 

Aprecierea distinctivității se face în primul rând, în ceea ce privește produsele sau serviciile pentru care este solicitată înregistrarea mărcii și în al doilea rând în ceea pe privește percepția publicului relevant. [a se vedea Hotărârea din 12 februarie 2004, Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, punctul 50 și jurisprudența citată, Hotărârea din 9 septembrie 2010, OAPI/Borco‑Marken‑Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, punctul 32 și jurisprudența citată, Hotărârea din 13 aprilie 2011, Formă de paralelogram, T‑159/10, nepublicată, EU:T:2011:176, punctul 14, și Hotărârea din 28 aprilie 2015, Volkswagen/OAPI (EXTRA), T‑216/14, nepublicată, EU:T:2015:230, punctul 15].

Deși criteriile de apreciere a caracterului distinctiv sunt aceleași pentru diferitele categorii de mărci, este posibil, în cadrul aplicării acestor criterii, ca percepția publicului relevant să nu fie în mod necesar aceeași pentru fiecare dintre aceste categorii și că, prin urmare, stabilirea caracterului distinctiv ar putea fi mai dificilă în cazul anumitor categorii de mărci.  (a se vedea Ordonanța din 28 iunie 2004, Glaverbel/OAPI, C‑445/02 P, EU:C:2004:393, punctul 23 și jurisprudența citată). De exemplu: în cazul unor mărci sonore distinctivitatea este mai dificil de stabilit decât în cazul în cazul unor mărci figurative.

                    3. Caracter distinctiv minim

 

                   Un caracter distinctiv minim,  de exemplu reprezentarea unei jumătăți de zâmbet sub formă de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, punctul 30, și Hotărârea din 13 aprilie 2011, Formă de paralelogram, T‑159/10, nepublicată, EU:T:2011:176, punctul 15]  este totuși suficient pentru ca motivul absolut de refuz prevăzut reprezentat de lipsa distinctivității, să nu fie aplicabil [Hotărârea din 13 iunie 2007, IVG Immobilien/OAPI (I), T‑441/05, EU:T:2007:178, punctul 42, Hotărârea din 29 septembrie 2009, The Smiley Company/OAPI , adică cererea de înregistrare marcă să fie admisibilă.

                    Dacă o marcă complexă are un element distinctiv slab riscul de asociere sau de confuzie nu se poate raporta doar la acest element. Astfel, potrivit Curții de Justiție a Uniunii Europene, cuvântul „ultim” este un cuvânt promoțional folosit pentru a indica calitatea superioară a celor mai noi produse disponibile pe piață. Consumatorul mediu din întreaga Uniune Europeană, care este în mod rezonabil informat, rezonabil de atent și circumspect, va fi conștient de acest sens.

                   Practica EUIPO a stabilit că mărcile având în denumire „ULTIMATE NUTRITION” constau dintr-un adjectiv („final”) urmat de un substantiv („nutriție”) și acoperă suplimentele nutritive și bunurile folosite pentru hrană.  Având în vedere că toate elementele verbale ale mărcilor anterioare „ULTIMATE NUTRITION” sunt descriptive și nedistinctive, ele nu pot fi elementele dominante ale semnelor.  Elementele figurative  reprezentate de un dreptunghi sau un dispozitiv de medalie nu sunt nici atrăgătoare și nici fanteziste și nu au, prin urmare, niciun caracter distinctiv.  În ansamblu, toate elementele au aceeași valoare și, prin urmare, semnele pentru care mărcile anterioare se bucură de protecție nu sunt dominate de niciun element specific.  Chiar dacă produsele sunt parțial identice și parțial similare, ceilalți factori, precum caracterul nedistinctiv al mărcilor anterioare și gradul scăzut de similitudini vizuale, sunt suficiente pentru a exclude orice risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere. Un risc de asociere nu se poate baza doar pe un element nedistinctiv.

                4. Distinctivitatea cuvinetelor uzuale

 

Pentru a sugera consumatorului ușurința utilizarii serviciilor protejate, nu se realizează distinctivitatea prin alaturarea unui domeniu, bank, credit la cuvântul ”easy”.

Curtea a stabilit că o marcă alcătuită din alăturarea cuvinetelor ”easy” si ”bank” pentru a indica o instituție care oferă o serie de bunuri sau servicii financiare care sunt simple și ușor de utilizat, nu are carcater distinctiv.  Alăturarea unor astfel de cuvinte descriptive dar  nedistinctive conduc la un înțeles laudativ și nu realizează funcția esențială a mărcii de indicare a originii comerciale. .

O situație demnă de a fi analizată este încercarea de  înregistrare marcă „BREXiT” pentru „băuturi energizante care conțin cofeină. Cererea a fost respinsă deoarece examinatorul a considerat că publicul relevant include toți consumatorii din UE care întâlnesc frecvent termenul prin mass-media și internet. S-a apreciat, de asemenea, că termenul era  atât de bine cunoscut consumatorilor ca numele unui eveniment de natură istorică și politică încât nu ar fi asociat, cu bunuri specifice provenind de la un anumit comerciant.

Într-o altă cauză s-a apreciat că prezența cuvântului ”spa” în  ca element secundar sub cuvântul menționat în cererea de înregistrare marcă va îndeplini un scop pur informativ și nu va genera niciun risc de confuzie cu mărcile anterioare în care același element îndeplinește scopuri diferite ( apă minerală și o locație geografică în Belgia). Utilizarea cuvântului generic „SPA” în marca este de natură a susține informarea publicului cu privire la facilitățile spa din restaurante și hoteluri și nu va profita în mod nejustificat de reputația mărcilor anterioare.

Tot în practica Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a decis că stilizarea diferită a unei litere din alfabet este natură să realizeze distinctivitatea. Altfel spus dacă a fost înregistrată o marcă figurativă reprezentată de stilizarea unei litere, poate fi înregistrată o altă marcă cu o stilizare diferită a aceleiași litere.

              5. Ce reții

 

Dacă dorești ca înregistrarea mărcii să te ajute la creșterea vânzatorilor prin pătrunderea în mintea consumatorilor este necesar să înregistrezi un semn distinctiv.

Dacă acest articol este util, poți să dai share iar dacă ai nevoie de:

  •                       Clarificări accesează acest link
  •                       Dacă vrei să te ajut cu înregistrarea unei mărci distinctive accesează acest link

Bineînțeles poți să îmi scrii prin rețelele de socializare și aplicațiile mobile.

Av. Gabriel Dragomir